¿Las brocas ahora también son ideas abstractas?

La siguiente es una publicación invitada realmente maravillosa del profesor de la Facultad de Derecho de UC San Francisco, Jeffrey Lefstin, que se centra en una decisión reciente de ITC que encontró un extracto de broca reclamado debido a sus limitaciones funcionales.

por Jeffrey Leftstin

No mucho después de que la Corte Suprema decidiera Mayo v. Prometheus, escribí un artículo que sugería, basado en parte de la historia que siguió a Funk Brothers, que las patentes sobre procesos y composiciones industriales ordinarias podrían dejar de ser elegibles después de Mayo. Como el Circuito Federal ha interpretado a Mayo y Alice, algo de eso ha sucedido. En el controvertido caso de American Axle v. Neapco, el Circuito Federal sostuvo reclamos por un proceso de fabricación de ejes de transmisión de automóviles no elegibles bajo § 101, porque los reclamos estaban dirigidos a las 'leyes de la naturaleza' y nada más. Y en Yu v. Apple, el Circuito Federal consideró que las reclamaciones dirigidas a una cámara digital no calificaban como "ideas abstractas".

El último desarrollo en esa tendencia es la decisión de la Comisión de Comercio Internacional en una investigación de la sección 337, en el asunto de ciertos compactos de diamantes policristalinos y artículos que los contienen. [2022-10-26 [DI 783166].Opinión de la Comisión] Al afirmar la determinación inicial, la ITC encontró que todas las afirmaciones afirmadas, dirigidas a compuestos de diamante que se pueden usar en brocas, eran "ideas abstractas" no elegibles según § 101 .

Los reclamos en el caso se dirigieron a los compactos de diamante policristalino (PDC), que pueden usarse como elementos de corte en herramientas tales como brocas rotativas. Un PDC se compone de una capa que contiene diamantes (una "mesa") unida a un sustrato. La mesa de diamante se fabrica mezclando granos de diamante con un catalizador de metal-solvente, que generalmente incluye cobalto. Cuando el sustrato y la mezcla de catalizador y diamante se someten a calor y presión, los granos de diamante se unen entre sí y al sustrato.

Las patentes se basan en la técnica de fabricar el PDC a presiones elevadas, al menos 7,5 GPa. De acuerdo con las especificaciones de la patente, los PDC fabricados en esas condiciones muestran una mejor unión y densidad del diamante, lo que da como resultado una mayor estabilidad térmica y resistencia al desgaste.

Las reivindicaciones afirmadas definen la tabla de diamantes en términos de tres tipos de propiedades: (i) propiedades estructurales, como el tamaño de los granos de diamante; (ii) medidas de desempeño, tales como el grado de estabilidad térmica o resistencia al desgaste logrado en un compacto; y (iii) otros parámetros, como la conductividad eléctrica o la coercitividad magnética de la mesa, que se dice que reflejan la cantidad de catalizador metal-solvente restante o la distancia entre los granos de diamante en la mesa.[1] Un reclamo representativo es de la patente US10507565, con las limitaciones del reclamo en cuestión en el caso resaltado:

18. Un compacto de diamante policristalino, que comprende:

una tabla de diamantes policristalinos, al menos una porción sin lixiviar de la tabla de diamantes policristalinos que incluye:

una pluralidad de granos de diamante unidos directamente entre sí mediante unión de diamante a diamante para definir regiones intersticiales, exhibiendo la pluralidad de granos de diamante un tamaño de grano promedio de aproximadamente 30 µm o menos;

un catalizador que ocupa al menos una parte de las regiones intersticiales;

en el que la porción sin lixiviar de la tabla de diamantes policristalinosexhibe una coercitividad de aproximadamente 115 Oe a aproximadamente 175 Oe;

en el que la porción sin lixiviar de la tabla de diamantes policristalinosexhibe una conductividad eléctrica promedio de menos de aproximadamente 1200 S / m ; y

en el que la porción sin lixiviar de la tabla de diamantes policristalinosmuestra una estabilidad térmica, según lo determinado por la distancia de corte, antes de la falla en una prueba de torno vertical,de al menos unos 1300 m.

Todas las reivindicaciones afirmadas se confirmaron frente a las impugnaciones de habilitación en virtud del § 112. Sin embargo, la Determinación inicial concluyó, y la Comisión afirmó, que todas las reivindicaciones afirmadas estaban dirigidas a "ideas abstractas" y, por lo tanto, no eran materia elegible para patente en virtud del § 101.

¿Cómo podría el ITC llegar a tal resultado? Si bien el razonamiento no siempre es fácil de seguir (la Determinación inicial desestimó las propiedades eléctricas y magnéticas mencionadas en la reivindicación como "gratuitas en lugar de inventivas"), el quid de la decisión de la Comisión es su conclusión de que las reivindicaciones mencionan las propiedades deseadas pero no las manera de lograr esas propiedades:

Las afirmaciones aquí cubren un conjunto de objetivos para los PDC que las especificaciones postulan pueden derivarse de la unión mejorada de diamante a diamante. Las reivindicaciones no mencionan una forma de lograr las características reclamadas; simplemente recitan el rango deseado de valores para cada característica.

La Comisión reconoció que la especificación puede haber enseñado las condiciones y los materiales de entrada necesarios para hacer PDC con las propiedades enumeradas, de acuerdo con su hallazgo de que no se había demostrado la falta de habilitación. Pero esas condiciones no fueron enumeradas por los reclamos. Según la Comisión, según la decisión del Circuito Federal en American Axle v. Neapco, "las características no reclamadas del proceso de fabricación 'no pueden funcionar para eliminar [las reivindicaciones] del ámbito de la materia no elegible'" (citando a American Axle). Por lo tanto, las reclamaciones se dirigieron únicamente al resultado o al objetivo de una mesa de diamantes con las propiedades deseadas, una idea abstracta según el § 101.

Por lo tanto, la Comisión sostuvo que una composición de la materia o reivindicación de fabricación, que define la materia en parte por efecto o resultado, es elegible para patente bajo § 101 solo si además menciona el proceso mediante el cual se elabora el material reivindicado. De lo contrario, la pretensión sólo se dirige a la idea abstracta de lograr ese resultado.

Esa es una propuesta notable. , y representaría un cambio drástico en la ley. Porque desde hace tiempo se ha establecido que las declaraciones de composición o fabricación pueden definirse en parte por función o resultado, siempre que las declaraciones cumplan con los requisitos de definición y divulgación ahora incorporados en § 112.

Es cierto que durante un tiempo después de la condena de la Corte Suprema de "lenguaje convenientemente funcional en el punto exacto de la novedad" en General Electric v. Wabash Appliance, 304 US 364 (1938), la Oficina de Patentes y los tribunales se mostraron hostiles al uso de limitaciones 'funcionales' para definir composiciones. En In re Fullam, 161 F2d. 247 (CCPA 1947), el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes consideró una reivindicación de un método para pulir un acabado de resina horneada, que citaba el uso de un polvo abrasivo novedoso; el polvo se caracterizaba en la reivindicación únicamente por la propiedad de formar floculados. con el material desgastado. La CCPA sostuvo que cuando un reclamo define un material "no en términos de lo que es, sino de lo que hace", el reclamo era 'funcional' y, por lo tanto, no patentable bajo General Electric. Esta teoría sobrevivió hasta In re Fisher, 307 F.2d 948 (CCPA 1962), donde la CCPA afirmó el rechazo de un reclamo sobre un concentrado de hormona definido por su potencia. Ahora enmarcado como una cuestión de indefinición bajo el § 112 bajo la Ley de 1952 (ahora § 112 (b)), el tribunal consideró que el reclamo no era válido porque definió "lo que hará ese concentrado en lugar de lo que es". Los tribunales no invalidaron estos reclamos porque los límites del reclamo no estaban claros o porque los reclamos eran más amplios que la divulgación. Más bien, cualquier uso de lenguaje funcional para definir una composición fue suficiente para invalidar una reivindicación.

Pero después de poner en duda la doctrina Fullam en In re Fuetterer, 319 F.2d 259 (CCPA 1963)[2], la CCPA resolvió la cuestión de manera concluyente a favor de tales afirmaciones en In re Swinehart, 439 F.2d 210 (CCPA 1971). ). Swinehart consideró la siguiente afirmación de un cristal transparente al infrarrojo (útil, entre otras cosas, para la ventana frontal de los misiles buscadores de calor):

24. Una nueva composición de materia, transparente a los rayos infrarrojos y resistente al choque térmico, siendo la misma un fundido solidificado de dos componentes presentes en proporción aproximadamente eutéctica, siendo uno de dichos componentes BaF2 y el otro CaF2.

En particular, las composiciones eutécticas de fluoruro de bario y fluoruro de calcio eran conocidas en la técnica anterior. Las propiedades deseables de transparencia infrarroja y resistencia térmica surgieron de las condiciones de preparación descritas en la descripción. La divulgación incluso decía: "La característica esencial de la presente invención es el crecimiento de los cuerpos instantáneos bajo condiciones controladas".[3] Por lo tanto, exactamente como las reivindicaciones en los Compactos de diamante policristalino, la reivindicación mencionaba las características deseadas del cristal, pero no Indique cómo se lograron esas características.

La Oficina de Patentes rechazó el reclamo como "funcional", porque no todas las mezclas eutécticas de BaF2 y CaF2 tendrían las propiedades de transparencia infrarroja y resistencia térmica mencionadas en el reclamo. Al revocar el rechazo (y anular explícitamente a Fisher), la CCPA sostuvo que no había nada intrínsecamente incorrecto en definir una composición "por lo que hace en lugar de por lo que es". El tribunal explicó que los únicos problemas derivados del uso de tal modo de definición eran (1) la posible falta de novedad, donde las características funcionales eran inherentes al estado de la técnica; (2) posible indefinición bajo § 112, donde el lenguaje no era lo suficientemente preciso para delinear el tema abarcado por el reclamo, y (3) posible divulgación insuficiente bajo § 112, donde la amplitud del reclamo planteó preguntas tales como el alcance de la habilitación .

Casos posteriores confirmaron que las reivindicaciones podían definir composiciones por resultados o efectos, donde los resultados dependían del proceso de fabricación no reclamado en lugar de derivarse únicamente de las propiedades químicas o estructurales mencionadas en la reivindicación. Por ejemplo, en In re Miller, 441 F.2d 689 (CCPA 1971), la reivindicación en cuestión citaba una composición de PFTE en polvo definida en parte por los resultados deseados (como la resistencia a la tracción cuando se sinteriza), y en parte por propiedades 'gratuitas' (como la rigidez dieléctrica), donde las propiedades citadas surgieron del proceso de molienda del polvo. La inclusión de propiedades derivadas de la preparación ni siquiera planteó ningún problema en la Oficina de Patentes, siendo el problema en el caso si el polvo podía definirse por propiedades manifestadas solo cuando el polvo se sinterizaba en un molde[4]. Del mismo modo, en In re Roberts, 470 F.2d 1399 (CCPA 1973), el tribunal aprobó una reclamación de "Película de tereftalato de polietileno corrugado que tiene un coeficiente de fricción superficial de menos de aproximadamente 0,40 según lo determinado por la prueba de Bell", donde el reclamo la reducción de la fricción surgió de los pasos de producción descritos en la memoria descriptiva pero ausentes en la reivindicación. De acuerdo con la CCPA, "la ausencia en la reivindicación de pasos específicos que generarían la propiedad de fricción deseada no es un defecto. Las reivindicaciones definen los límites de la invención reivindicada, y es función de la especificación detallar cómo se desarrolla esta invención". ser practicado".

Esta línea de autoridad no es obsoleta. Recientemente, en 2017, en BASF v. Johnson Matthey, 875 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2017), el Circuito Federal confió en Swinehart para revertir un tribunal de distrito que había invalidado reclamos que definían una composición con lenguaje funcional. Al igual que la Comisión en este caso, el tribunal de distrito invalidó las reclamaciones por indefinición porque "recitan una propiedad de interpretación que debe mostrar la composición, en lugar de su composición real". El Circuito Federal revirtió, sosteniendo que el lenguaje funcional era permisible siempre que el reclamo cumpliera con el estándar de certeza razonable de Nautilus.

Pero todo eso fue antes del régimen actual de elegibilidad de patentes, y antes de que el Circuito Federal decidiera American Axle. Cuando el profesor Peter Menell y yo presentamos nuestro escrito amicus instando a la Corte Suprema a otorgar certiorari en American Axle, uno de los puntos que planteamos fue que, al hacer que la supuesta omisión de una reivindicación de describir cómo realizar una invención sea una cuestión de § 101, el Circuito Federal había suplantado efectivamente el § 112. Mientras que el § 112 requiere investigaciones fácticas sobre lo que enseña la divulgación, American Axle enseña que, según el § 101, la única pregunta es si la "afirmación en sí misma" describe una forma de alcanzar un resultado particular.

Al menos en American Axle podría haber dudas sobre si las reclamaciones cumplían con los requisitos del § 112.[5] Entonces, tal vez podríamos justificar el resultado en American Axle como una prueba de "lo sé cuando lo veo" por falta de patentabilidad según el § 112, al igual que Alice se ha convertido en un "lo sé cuando lo veo". -Prueba de falta de patentabilidad § 103. Sin embargo, en Polycristalin Diamond Compacts, la Comisión encontró específicamente que no se había probado la falta de habilitación. No obstante, las reclamaciones no eran válidas según el § 101, ya que se dirigían a los resultados en lugar de a las soluciones.

Aunque quizás sea sorprendente, la decisión de la Comisión es un desarrollo lógico del enfoque de American Axle. Para citar a American Axle, "las características no reclamadas son irrelevantes para el paso 1 o el paso 2 del análisis de Mayo/Alice". La articulación de la CCPA de la verdad básica de la ley de patentes en Roberts, que las reivindicaciones definen los límites de la invención y la especificación detalla cómo se debe practicar la invención, podría decirse que ya no es una buena ley después de American Axle.

Irónicamente, el análisis de elegibilidad de la patente de la Comisión comienza con esta cita de Classen Immunotherapies:[6] "La declaración de la materia elegible para la patente no ha cambiado sustancialmente desde la primera Ley de Patentes en 1790". Pero si la Comisión tiene razón en su aplicación de American Axle, la Corte Suprema y el Circuito Federal han eliminado décadas de jurisprudencia de patentes. Sin duda, los jueces de la CCPA se habrían sorprendido al saber que las demandas en Fuetterer, Swinehart, Miller, Roberts y casos similares que no he mencionado aquí, eran todas "ideas abstractas", porque las demandas citaban funciones que dependían de "características". no reclamado".

Y cuando los tribunales lucharon con la habilitación de reclamos biotecnológicos en casos como In re Fisher, 427 F.2d 833 (CCPA 1970), o Amgen v. Chugai, 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991), donde los reclamos citaron moléculas definidas por su actividad biológica, los jueces podrían haber evitado una minuciosa investigación sobre los hechos de la habilitación, porque las reivindicaciones no mencionaron cómo lograr las actividades deseadas. Y hoy, la Corte Suprema puede ahorrarse una gran cantidad de tiempo en el caso de habilitación pendiente de Amgen v. Sanofi, porque los reclamos están claramente dirigidos a la 'idea abstracta' de los anticuerpos que bloquean la interacción de las proteínas PSCK9 y LDLR, sin identificar cómo se consiguen esos anticuerpos.

La decisión de la Comisión se encuentra actualmente en apelación. Sin duda, el Circuito Federal podría resolver el caso, si así lo desea, con una regla ad hoc que establezca que las afirmaciones sobre composiciones de materia no están dirigidas a ideas abstractas, al igual que Vanda impuso una regla ad hoc de que los métodos de tratamiento no están dirigidos a ideas abstractas. leyes de la naturaleza.[7] Pero sin abordar los errores doctrinales e históricos más profundos de American Axle (y, en última instancia, de Mayo), los tribunales pueden terminar metiéndose los dedos en los agujeros de fuga del régimen actual de elegibilidad de patentes. En algún momento podríamos llegar a pensar que todo el edificio está construido sobre un cimiento podrido, y tal vez sería mejor derribarlo.

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[1] Menos catalizador remanente y distancias grano a grano más cortas son ventajosas.

[2] Fuetterer citó la nueva disposición de la Ley de 1952 sobre reclamación funcional que ahora aparece como § 112(f). Algunos, pero no todos, de la jurisprudencia posterior de la CCPA sobre convenios también se basaron en esta disposición. Swinehart no se basó en esta disposición, pero el tribunal la tomó como evidencia de que su enfoque era consistente con la intención del Congreso. La CCPA extendió el uso de reivindicación funcional al grupo radical de un compuesto (en comparación con un ingrediente en una composición) en In re Barr, 444 F.2d 588 (CCPA 1971).

[3] Patente estadounidense 3.766.080. Esas técnicas se describieron en la divulgación como "técnicas convencionales de crecimiento de cristales".

[4] Podría definirse así, según la CCPA.

[5] En American Axle, el tribunal de distrito negó la impugnación de indefinición de los demandados, y los demandados no mencionaron la falta de habilitación o divulgación por escrito.

[6] 659 F.3d 1057, 1063 (Fed. Cir. 2011).

[7] Pero siniestramente, la decisión reciente del Circuito Federal en Chromadex aplica la investigación de dos pasos de Mayo/Alice a un reclamo de composición como un análisis alternativo.

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Ver todas las publicaciones de Dennis Crouch →